Renseignements sur les dossiers

Propriété intellectuelle — Marques de commerce — Radiation pour non-utilisation — Les « circonstances spéciales » mentionnées au par. 45(3) de la Loi sur les marques de commerce peuvent-elles dispenser le propriétaire d’une marque de commerce de l’obligation de fournir, en réponse à l’avis donné conformément au par. 45(1), de la preuve à savoir « si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date »? — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13, art. 45.

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

À la demande du demandeur, le cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., le registraire des marques de commerce a publié un avis en vertu de l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13, s’adressant à KVZ International Ltd, la propriétaire de la marque de commerce AVIREX. L’avis obligeait la propriétaire à fournir de la preuve démontrant l’emploi de la marque au cours de la période pertinente ou, si elle n’était pas en mesure de le faire, à fournir la date du dernier emploi de la marque au Canada et la raison pour laquelle elle n’a pas été employée depuis cette date. L’intimée, Centric Brands Holding LLC (« Centric »), a acquis la marque de commerce de KVZ International Ltd. peu de temps après la date de l’avis donné en vertu de l’art. 45, et la marque de commerce a été transférée à Centric avant la date de l’avis au moyen d’une convention d’achat et de vente. Le registraire des marques de commerce a radié l’enregistrement de la marque de commerce, concluant qu’il n’y avait aucune preuve d’emploi de celle-ci au Canada au cours de la période pertinente, et que Centric n’avait pas démontré l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la marque.

La Cour fédérale a rejeté l’appel interjeté par Centric. Elle a accepté la jurisprudence portant que, dans les cas de cession récente d’une marque de commerce, on considère généralement que la période de défaut d’emploi devant être prise en compte, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe des circonstances spéciales justifiant ce défaut d’emploi, commence à la date où la marque de commerce a été cédée. Toutefois, la Cour fédérale a conclu que, puisque Centric avait acquis la marque de commerce après la date de l’avis donné en vertu de l’art. 45, la période pertinente aux fins des instances fondées sur l’art. 45 ne commencerait pas à la date de l’acquisition. La Cour d’appel fédérale a unanimement annulé la décision de la Cour fédérale ainsi que la radiation de l’enregistrement de la marque. Elle a conclu que la Cour fédérale avait commis une erreur en concluant qu’elle ne pouvait pas appliquer la jurisprudence relative à la cession récente d’une marque de commerce au motif que Centric a conclu la transaction après la date de l’avis donné en vertu de l’art. 45.